Возврат денег при расторжении лицензионного договора

Обновлено: 16.05.2024

По общему правилу договор может быть расторгнут по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).

По решению суда договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон только при существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Кроме того, расторжение договора может состояться в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 2 ст. 310, п.п. 1, 2 ст. 450.1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ (далее - Закон N 42-ФЗ), вступившего в силу с 01.06.2015).

Так как в силу п. 2 ст. 1233 ГК РФ к лицензионным (сублицензионным) договорам применяются общие положения ГК РФ об обязательствах и о договоре (поскольку иное не установлено нормами ГК РФ о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и не вытекает из содержания или характера исключительного права), правила ст. 450 и 450.1 ГК РФ относятся и к лицензионному договору.

Применительно к лицензионному договору один из случаев, когда односторонний отказ от исполнения договора допускается законом, предусмотрен п. 4 ст. 1237 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, далее - Закон N 35-ФЗ), который дает лицензиару право в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора, если лицензиат существенным образом нарушает обязанность уплачивать лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства либо объектов смежных прав*(1).

До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ, внесшего ряд изменений в часть четвертую ГК РФ) правило п. 4 ст. 1237 ГК РФ не определяло момент прекращения лицензионного договора при одностороннем отказе от него со стороны лицензиара в связи с нарушением обязанности по выплате вознаграждения. С учетом общего правила п. 3 ст. 450 ГК РФ (в редакции, действовавшей до вступления в силу Закона N 42-ФЗ) судебная практика приходила к выводу о том, что односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора в этом случае считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем (п. 16 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29, далее - Постановление N 5/29). Однако с 01.10.2014 в эту норму внесены изменения, имеющие правовое значение для лицензионных договоров, прекращение которых происходит после 01.10.2014 (п. 7 ст. 7 Закона N 35-ФЗ). Начиная с этой даты лицензионный договор, от которого лицензиар отказывается по основанию, предусмотренному п. 4 ст. 1237 ГК РФ, прекращается по истечении 30 дней с момента получения уведомления об отказе от договора, при условии, что в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

Лицензионный договор может быть расторгнут путем одностороннего отказа от его исполнения и по другим основаниям, предусмотренным договором (постановление Девятого ААС от 28.04.2012 N 09АП-7559/12). Однако необходимо иметь в виду, что договор может предусматривать право его стороны в одностороннем порядке отказаться от исполнения такого договора, в случаях, когда законодательство такого права не предусматривает, при наличии одного из следующих обстоятельств:

- исполнение договора связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности;

- исполнение договора связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми его сторонами, но в этом случае право на односторонний отказ от договора может быть предоставлено лишь той его стороне, которая предпринимательскую деятельность не осуществляет (п. 2 ст. 310, п. 1 ст. 450.1 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ).

Отказ от договора, заявленный в нарушение этих требований, не повлечет за собой юридических последствий в виде прекращения договора (п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 22.11.2016 N 54).

Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 453 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ). Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Однако это правило необходимо применять с учетом принципа эквивалентности встречных предоставлений по договору (применяемого, если стороны не установили иного): то, что одна из сторон получила от другой стороны во исполнение договора должно быть эквивалентно тому, что она предоставила другой стороне (абзац второй п. 4 ст. 453 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ, п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35). Поэтому лицензиат вправе истребовать платежи по договору, внесенные авансом за период, когда вследствие расторжения договора он уже утратил право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Существенность нарушения условий договора, дающая право стороне договора потребовать его расторжения в судебном порядке, оценивается судом в каждом конкретном случае индивидуально. При этом действует общий принцип, предусмотренный п. 2 ст. 450 ГК РФ, - существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ, пп. 13.8 п. 13 Постановления N 5/29). В этом случае к новому правообладателю переходят права и обязанности бывшего правообладателя (лицензиара). Переход исключительного права к другому лицу может быть основанием для расторжения лицензионного договора только в случае, если это предусмотрено самим договором (п. 3.3.8 Рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, утвержденных приказом Роспатента от 29.12.2009 N 186).

С 01.10.2014 государственная регистрация расторжения лицензионных договоров независимо от вида интеллектуальной собственности, являющейся предметом такого договора, не требуется.

От расторжения лицензионного договора следует отличать его прекращение в случаях, предусмотренных законом. Так, лицензионный договор, по которому лицензиату предоставлена возмездная неисключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных прав, прекращается в случае, если правообладатель в установленном порядке сделал заявление о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать этот результат интеллектуальной деятельности в тех же пределах (п. 5 ст. 1233 ГК РФ). От расторжения такое прекращение лицензионного договора отличается тем, что оно не требует волеизъявления сторон; действие договора в этом случае прекращается вследствие совершения лицензиаром определенных действий, непосредственно не направленных на прекращение договорных отношений.

*(1) До 01.10.2014 (даты вступления в силу Закона N 35-ФЗ) согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ существенность нарушения лицензиатом обязанности по выплате вознаграждения по лицензионному договору не имела правового значения для реализации лицензиаром своего права на односторонний отказ от договора

Подборка наиболее важных документов по запросу Возврат вознаграждения при расторжении лицензионного договора (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Возврат вознаграждения при расторжении лицензионного договора

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение ВАС РФ от 03.12.2012 N ВАС-13096/12 по делу N А40-104805/10-29-907
Требование: О пересмотре в порядке надзора судебных актов по делу о взыскании задолженности по инвестиционному соглашению, процентов.
Решение: Дело передано в Президиум ВАС РФ для определения единообразного толкования и применения норм права по вопросам квалификации правоотношений сторон и признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности. Во исполнение условий инвестиционного соглашения сторонами подписан Лицензионный договор от 25.01.2002 N 23450 (далее - лицензионный договор), в соответствии с которым общество "Туполев" (лицензиар) предоставляет предприятию (лицензиату) на срок действия лицензионного договора и за вознаграждение исключительную лицензию на использование прав, принадлежащих лицензиару, для осуществления производства самолетов ТУ-334-100 и иной продукции, изготовленной по технической документации лицензиара.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Возврат вознаграждения при расторжении лицензионного договора

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Готовое решение: Как учитывать продажу программного обеспечения
(КонсультантПлюс, 2022) По нашему мнению, поскольку речь идет о доходе, то его безопаснее признавать сразу при предоставлении лицензии, то есть в том отчетном (налоговом) периоде, в котором он имел место (п. п. 1, 3 ст. 271 НК РФ). Тем более что есть пример судебного решения, в котором суд признал разовый платеж по лицензионному договору доходом того отчетного периода, в котором была предоставлена лицензия и передан материальный носитель с произведением, на том основании, что при досрочном расторжении договора возврат пользователю части лицензионного вознаграждения за "недоиспользование" произведения не предусмотрен.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Актуальные направления судебной практики в сфере защиты интеллектуальной собственности
(Кирсанов К.А., Бармина О.Н.)
("Гражданское право", 2021, N 1) Так, ссылаясь на то, что по условиям п. 3.3 лицензионного договора сумма аванса (минимального вознаграждения) в размере 300 000 руб. является невозвратной (не подлежит возврату вне зависимости от того, реализует сублицензиат продукцию и/или договор будет расторгнут), общество заявило о том, что данная сумма является той минимальной платой, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведений при производстве кондитерской продукции. Исходя из этого общество при обращении с иском в суд рассчитало компенсацию в сумме 600 000 руб. (300 000 руб. x 2).

Нормативные акты: Возврат вознаграждения при расторжении лицензионного договора

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"СТО РЖД 1.08.011-2010. Стандарт ОАО "РЖД". Инновационная деятельность в ОАО "РЖД". Правила коммерческого использования результатов интеллектуальной деятельности"
(утв. и введен в действие Распоряжением ОАО "РЖД" от 27.12.2010 N 2722р) При существенном нарушении приобретателем права или лицензиатом обязанности выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретение права на результат интеллектуальной деятельности или на его использование ОАО "РЖД" вправе в одностороннем порядке расторгнуть лицензионный договор или потребовать от приобретателя исключительного права вернуть исключительное право правообладателю или лицензиару и возместить убытки в установленном законом порядке.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 22.12.2020 N 456-ФЗ, применяются к правоотношениям, возникшим после 01.01.2022, а по отношениям, возникшим ранее, - к тем правам и обязанностям, которые возникнут после 01.01.2022.

ГК РФ Статья 1237. Исполнение лицензионного договора

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1237 ГК РФ

1. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

3. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором.

4. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.

4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.

(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

6. Лицензионный договор должен предусматривать:

1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);

(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Лицензионное соглашение на предоставление лицензий на ПО (CRM-система) заключено на 5 лет. Согласно договору, необходимо каждый год вносить оплату и составлять акт приема-передачи. В настоящее время совершена оплата только за 1 год.

При этом в соглашении прописано, что односторонний отказ от соглашения не допускается за исключением случаев нарушения соглашения. Если же право на односторонний отказ от соглашения предусмотрено законом, то соглашение для таких случаев обуславливает необходимость отказывающейся стороне выплатить другой стороне все заявленные соглашением суммы.

Есть ли возможность расторгнуть такого рода соглашение/ отказаться от него или внести в него изменения через суд?

На что опираться в попытке снять с себя обязательства по платежам и отказаться от ПО?

В связи с изменениями в компании платежи по соглашению становятся непосильными. К тому же оказалось, что приходится нести дополнительные расходы на внедрение ПО и сопровождение + нужны человеческие ресурсы, которых в компании на данный момент нет. Информация о сложностях интеграции на момент подписания соглашения представителем ПО не озвучивалась. Может ли это быть отправной точкой для одностороннего отказа от соглашения по ст. 782 ГК РФ?

В связи с изменениями в компании платежи по соглашению становятся непосильными.
Ксения Кашуткина звонки на ватсап

Ксения, добрыйдень! Описанная ситуация в любом случае может быть основанием для досрочного расторжения договора в судебном порядке на основании ст. 451 ГК РФ в связи с существенным изменением обстоятельств. Под таковым ГК РФ понимает

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

если вопрос в стоимости оплаты лицензии, то необходимо предложить в порядке, предусмотренным договором изменение условий либо расторжение договора по соглашению сторон. После отказа или молчания обращаться в суд. В этом случае об одностороннем отказе говорить уже будет нельзя и последствия расторжения не будут столь тяжелы для инициатора если суд иск удовлетворит

ст 782 гк вам не подойдет точно

у вас не договор услуг- от которого просто отказаться.

У вас именно лицензионный договор- и предмет — неисключительная лицензия на по.

Такие договоры или по закону расторгать или по условиям договора- но вот так одностороннем порядке, как с услугами это не делается.

Причем тут и до суда может дойти, если вы о расторжении договориться не сможете.

с вашей стороны — в 7 разделе вообще расторжения нет- разве что идти по п. 7.5 — соглашением сторон как раз расторгать

еще по закону вот этот вариант есть- по сути просто не платить

Статья 1237. Исполнение лицензионного договора
4. При существенном нарушении лицензиатом обязанности выплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиар может отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных его расторжением. Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

но тут есть 2 проблемы

1- они могут оставить договор в силе- это их право- расторгать или нет

2 — они могут пойти в суд и требовать с вас этот долг — и тоже потом может вам это вылиться в приличные деньги.

В изложенных Вами обстоятельствах предложил бы рассмотреть возможность использовать следующие нормы, предусматривающие возможность прекращения обременительных для Вас договорных отношений:

1. Односторонний отказ от исполнения договора.

2. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
3. Сторона, заключившая договор под влиянием обмана или существенного заблуждения, вызванного недостоверными заверениями, данными другой стороной, вправе вместо отказа от договора (пункт 2 настоящей статьи) требовать признания договора недействительным (статьи 179 и 178).

Под указанные заверения в заявлении об одностороннем отказе от договора можно попробовать «подвести» заверение представителя лицензиара об отсутствии сложностей с интеграцией программы.

2. Признания договора недействительным.

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. (ст. 178 ГК РФ)

3. Проверка регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте.

Кроме этого, не лишним будет дополнительно проверить регистрацию (добровольную) программы для ЭВМ в Роспатенте.

Автор статьи

Куприянов Денис Юрьевич

Юрист частного права

Страница автора

Читайте также: